如何与审查员谈心，做一篇起死回生的答复（转载）

在做专利答复中，两项技术的结合或不同领域技术转用的情况较为多见，如果审查员能够检索到基础技术A和转用技术B，以此评价专利创造性，代理师很难答复。

本次想谈的，便是类似的一个案件。本来已经感觉希望渺茫，但是本着对技术的敬畏之心，转变了一下答复思路，最终起死回生，获得发明授权。

1、背景：

这个案件在一通意见中，审查员认为D1、D4均公开了基础技术A，D2公开了技术B,A与B结合能够得到本申请方案。

经过分析对比，从大的原理上来说，感觉确实比较接近（电学案件，更多是原理性内容），但还是发现有一定的差异，按照我的逻辑，有差异，有效果，那这个专利就有很大授权希望，便按照“三步法”认真做了答复，看审查员二通反馈。

然后来了二通，审查员在二通中仍然认为D1、D4都能够与D2结合得到本申请。

2、准备答复：

看完二通，我感觉有些棘手。这个案子是个转用发明，D2有一定的领域差异，但是从原理结合上，似乎确实能够得到本申请。但仔细想想，现实中很多都是转用的技术，本申请不公开，行业内就没有类似的技术啊，很明显是“事后诸葛亮”。

然后，代理师怼人的情绪就爆发了，毕竟是有差异的，而且还有效果，我要把审查员怼回去。

意见陈述书写了一部分分析后，我在想怎么怼的痛快，让审查员认识到“事后诸葛亮”的错误逻辑，又能获得授权。

内心：但我这样写上去之后，是否真能够获得授权？

经过一番考虑之后，我觉得还是有可能授权的，但是驳回的可能性更大。

如果我想要争取这篇专利授权，似乎不能这么做，那还有什么好的方法吗？

反馈思考1：敬畏企业技术

我重新对这个案件做了分析，如前所述，这种转用的技术很多，现在技术的相关原理可能很多，但真正最后做出应用的却很少，这是为什么呢？

企业实际是最接近市场的，他们提出这个发明点，是明确知道市场上没有相关产品的，也存在对应的痛点，那他这个如此有创新的技术为什么不能够被授权呢？

例如人脸识别技术很成熟，但真正把人脸识别做到精准识别的又有几家，通过借用其他领域技术做到精准识别，不是一种创新吗？

反馈思考2：审查员是什么想法

基于反馈思考1，从企业角度考虑，我坚定了一种想法：这类创新是很有价值的。那怎么说服审查员呢？毕竟从特征上对比，确实很接近。

基于该思想，我觉得答复中不应该情绪化，审查员和你无冤无仇，没必要故意驳回你，还是要有一种善意来看待审查员。

那进一步分析，在审查员审查中，审查员的观点可能有两种情形：

情形1：认为D1、D4结合D2确实能够得到本申请；

情形2：认为D1、D4结合D2虽然存在领域转化问题，也有一定的差异，但是根据三步法，并没有看到较大的区别，没有理由不驳回。

基于善意考虑，我认为第二种情形可能性更大，毕竟我们自己在开始看到对比文件时，也觉得很接近，更何况是没有和技术人员交流过的审查员呢。

反馈思考3：让审查员明白我的想法

既然已经梳理清楚，那关键点就是让审查员明白我的想法，而且这种想法还要从技术层面体现出来，而不能只是自说自话。

然后我考虑，是不是可以和审查员来一次谈心。既然认为这种技术转用有创新，要争取让审查员体会到这种创新，从技术中了解这种转用难度不是显而易见的，再来重新审视本申请的方案。

3、重新答复：

在新的思路下，先按照“三步法”重新对专利做了分析说明，得到本申请的非显而易见性。这个部分是答复的基础，不可省略。

然后，对审查员的观点，做了针对性回复，也是本文要说的重点。（由于具体文件不便于披露，部分特征有调整）。

回复点1：

在该部分内容中，并没有回避D2与本申请原理上的相似之处，实事求是，客观分析，并找出关键点所在，我认为这可能也是审查员审查时的关注点。

回复点2：

针对关键点，在这部分分别将D1和D4做了分析，并指出其与D2不具有结合性。

因为差异分析在“三步法”答复中已经重点说明，这里其实是对核心差异做了进一步强调，更为简洁，目的也是传递观点思路。

此外，这部分也引入了“发明构思”这个点，这与前面所做的技术分析实际是有关联的，其实也是敬畏技术的体现。

回复点3：

回复点3对前面的分析做了对比，回复点2是从对比文件的角度做的分析，说明其结合得不到本申请；回复点3是从本申请的角度进行分析，说请其解决的问题及效果是对比文件结合也无法得到的。

到此，基本的答复已经完毕，并且在此通过“发明构思”指明本申请在设计上就是在先所没有的，这也是体现前面分析中如何让审查员避免“事后诸葛亮”。

回复4：

这部分回复，也是承接前面的思考所做的分析。

首先对前面的分析做了一个总结，帮助分析审查员之前观点可能存在的问题。然后简单举例，提示类似案例是具有创造性的。最后再次强调“发明构思”的问题，引发思考。

我相信大部分审查员老师还是比较客观的，所以希望代理师和审查员都能够在技术方案的基础上，从一个客观的角度探讨“发明构思”这个问题，进而再来评判专利的创造性。

4、后续：

答复完之后，我感觉自己和审查员做了一次谈心。在撰写过程中，实际上也是这样一种心态。试着去让审查员先理解我们的方案内容、设计原理，而不是强硬自白。

但在我后来再翻看这篇答复时，似乎没有感受到当时的那种娓娓道来的感觉，也可能是理解了，也就不再觉得新奇了。

答复后，其实我挺期待的，毕竟是一次思路上的探索。

然后大概是在答复后一个月左右的时间的某天下午，接到审查员电话，说该专利有个形式问题需要修改，我笑了，这意味这审查员老师认可了我们的答复，该专利近期也最终获得了授权。

其实，后来我是想打电话和审查员探讨下的，探讨下他是如何理解的，是否真的如我分析的那样。

当然，也想说一声谢谢。

因为我感觉，他是读懂了我的诚意的。。。

文章来源：IPR视界，作者韦超峰

作者介绍

韦超峰，专利代理师、律师；曾主办多项省级知识产权软科学研究项目；办理的无效案件被评为2022年复审无效十大典型案例；在主要知识产权期刊、媒体平台发布多篇专利微观布局专业文章；在专利侵权、检索分析、商业秘密等方面有丰富的实务经验。